From: 北美智權報 NAIPO IP NEWS
作者／北美智權法規研究組 邱英武
案例說明：此案起源於LG與英特爾（Intel）之間曾簽署專利互相授權的契約（Patent Cross License Agreement）及主契約（Master Agreement）。於授權合約中，LG授權Intel可以結合LG的專利製造Intel的微處理器以及晶片組，並且亦同時授權Intel可以將結合LG專利所製造的產品販售給他人。另在主契約中，LG要求Intel於販售該些產品時，必須通知客戶該些產品已取得LG專利授權，但不得將此產品運用結合到非Intel的產品中。
後Intel將結合LG專利的微處理器與晶片組販售給廣達等電腦製造廠商，廣達等製造廠商遂將微處理器與晶片組結合在自己生產的產品中。為此，LG便對廣達等製造廠商提出訴訟。
地方法院做出有利於廣達的判決，LG上訴至聯邦巡迴法院(CAFC)，CAFC反轉結果而將地院判決廢棄發回地院更為審理。廣達對CAFC判決不服，遂向最高法院提出上訴，並於2007年9月25日受理。
雙方訴訟爭點簡述
1. 方法請求項是否適用權利耗盡原則
LG於訴狀中強調方法請求項（Method Claims）並不適用於權利耗盡原則(Doctrine of patent exhaustion)，因為方法請求項要點在於「使用該方法」，與權利耗盡原則適用的客體為「物品專利」不相同，不可比附援引。而且Glass Equip. Dev., Inc. v. Besten, Inc., 52 174 F.3d 1337, 1341 n.1 (Fed. Cir. 1999) 一案中亦指出方法請求項不適用於權利耗盡原則。
2. 契約約束
LG認為在與Intel簽訂的主契約中，已明確載明Intel的告知客戶義務，且Intel亦已履行該義務。所以，廣達應知曉產品為取得LG專利授權的產品，且不可以與非Intel的產品結合。
法院判決簡述
1. 方法請求項適用權利耗盡原則
法院認為LG闡述方法請求項不適用權利耗盡原則是錯誤的，法院引用Ethyl Gasoline Corp. v. United States, 309 U.S. 436 ,446 ,457(1940)以及United States v. Univis Lens Co., 316 U.S. 241(1942)判例，認為專利權人固然可以尋求藉由方法請求項方式規避權利耗盡原則的適用，但若該方法請求項結合到實物產品上時，則仍須遵守權利耗盡原則，不能因此而規避適用。此案LG的方法請求項即是結合到Intel所製造的微處理器或是晶片組中，所以不可排除適用。
2. 結合主要技術特徵的未完成的產品
雖然前段提到法院承認方法請求項應適用的權利耗盡原則，但在何種狀況下方可適用則有進一步闡述。法院引United States v. Univis Lens Co., 316 U.S. 241(1942)判例，認為當產品雖未實施該項專利的所有請求項，但卻實施該專利的主要技術特徵（embodies essential feature）於未完成的產品（uncompleted article）上時，則該未完成的產品的銷售，仍應受到權利耗盡原則的拘束。
LG的專利即屬於前述的狀況，因為Intel乃將LG的主要專利運用到Intel的微處理器與晶片組中，屬於前述的未完成的產品。因此法院認為廣達主張LG的方法請求項已屬於權利耗盡原則適用的範疇，不可再對運用該非完成的產品的客戶主張權利，是合理的。
3. 產品售後限制約定
法院認為雖然在Henry v. A.B. Dick Co., 224 U.S. 1(1912)判例中准許對於產品銷售後的使用做限制約定(Postsale Restrictions)，但後來分別於1913年以及1917年的Bauer & Cie v. O’Donnell, 229 U.S. 1(1913)與Motion Picture Patent Co., v. Universal Film Mfg. Co., 243 U.S. 502, 518(1917)的判決中，明確排除適用該判決。法院認為專利法制訂的目的不是在創造個人利益，而是促進科技與有用技術的發展。因此於判決中重申若物品在單一、未有條件限制下的情況下售出者，必須適用權利耗盡原則。
4. 雙方合約
法院認為LG與Intel簽署的授權合約中，並未對Intel銷售微處理器以及晶片組給客戶的權利加以限制，而是寬廣的准許Intel製造、使用、銷售免除LG主張專利權的產品。而且雙方主契約中對Intel的要求，Intel亦已履行，所以並無違約的行為。另LG認為授權給Intel的權利同時，並未默示授權（Implied License）給使用Intel製造產品的第三人，所以可對廣達主張專利侵權。但法院認為廣達的主張是權利耗盡，不是默示授權，所以否決LG的主張。
判決影響分析
1. 方法請求項撰寫方式恐將無法排除權利耗盡原則的適用
專利權利耗盡原則並非如著作權般由法規明確規定，而是由判例法逐漸中產生。從19世紀中葉開始，美國即開始發展該原則，當時較著名的案例為最高法院1873年的Adams v. Burke, 84 U.S. 17 Wall. 453 (1873)，該案件將該原則定義為：「當所謂有權實施專利的人，例如專利權人、或被授權人等在販賣專利物品後，而有權實施專利的人，已獲得該專利權的對價或報酬，因此不得再對該專利物品，向後續任何人主張專利權被侵害。」
從前述可看出權利耗盡適用的重要條件為：「有權實施專利的人，販售專利產品。」但也僅是限於「產品」。後於United States v. Univis Lens Co., 316 U.S. 241(1942)判例中將「專利物品」的意義擴張成為：雖然產品並未完成運用到專利的所有請求項，但已是實施該專利請求項中的主要技術特徵（embodies essential feature），且僅是運用於完成實施該發明專利的未完成品（uncompleted article）而已。
因此若有權實施該專利的人，販售該專利產品的主要元件，即前述的未完成品，也會觸及權利耗盡的適用。自此，說明書中的方法請求項，若屬於主要技術特徵時，恐將無法規避權利耗盡的適用。
2. 法律屏障弱化，增加合約簽署與條文敘述的困難度
在判決書註腳7的文字中隱藏著合約的基本概念，那就是合約雙方當事人必須遵守合約的義務。本案中的雙方是LG與廣達，卻不是LG與Intel，因為Intel並未違反與LG簽署的合約義務。因此法院認為非訴訟當事人的Intel與LG之間，可以以合約將授權對方的專利予以限制。但此限制僅限於契約雙方當事人，但對於依法應受到保護的第三人則不適用。
促使專利權人尋求保護的方法，惟有從契約條文下手，以約束雙方的權利義務，包括後手製造商，當被授權人違約時，可以以損害賠償彌補損失。但此種方式也隱藏著困擾，就是合約被授權人對於後手的客戶，若有違反自己與對方約定的契約義務時，並不願意承擔該後手的賠償義務。因此，也增加了合約簽署以及條文敘述的困難度。
3. 服務型態的產品適用盲點
雖然於判決中法院認為方法請求項可適用權利耗盡，但仍是處於外觀可見的「產品」型態，而若是無法以固型外觀呈現的「服務型產品」，此時是否排除在外，則尚待日後法院的見解。
因為世界潮流逐漸朝向服務型發展，服務型的專利產品並未具有實體的物品外型，多是方法或流程，在提供第一次服務後，是否即可以引用權利耗盡原則，不得再對後續的服務收取報酬？仍有令人爭議與討論的空間。
結論
此判決固然使以代工為主的台灣廠商鬆一口氣，但也並未完全否定可以以契約方式拘束對方及其下游客戶，於違反契約而導致專利權人被以權利耗盡原則，無法向侵害專利權人主張損害賠償時，轉而可以向被授權人主張違約損害賠償。因此，最終責任的轉嫁勢必由第一手的授權人承接。台灣廠商於產業鏈中所處的地位是否可以排除在此第一手被授權人的責任主體之外，尚待商榷。
作者／北美智權法規研究組 邱英武
案例說明：此案起源於LG與英特爾（Intel）之間曾簽署專利互相授權的契約（Patent Cross License Agreement）及主契約（Master Agreement）。於授權合約中，LG授權Intel可以結合LG的專利製造Intel的微處理器以及晶片組，並且亦同時授權Intel可以將結合LG專利所製造的產品販售給他人。另在主契約中，LG要求Intel於販售該些產品時，必須通知客戶該些產品已取得LG專利授權，但不得將此產品運用結合到非Intel的產品中。
後Intel將結合LG專利的微處理器與晶片組販售給廣達等電腦製造廠商，廣達等製造廠商遂將微處理器與晶片組結合在自己生產的產品中。為此，LG便對廣達等製造廠商提出訴訟。
地方法院做出有利於廣達的判決，LG上訴至聯邦巡迴法院(CAFC)，CAFC反轉結果而將地院判決廢棄發回地院更為審理。廣達對CAFC判決不服，遂向最高法院提出上訴，並於2007年9月25日受理。
雙方訴訟爭點簡述
1. 方法請求項是否適用權利耗盡原則
LG於訴狀中強調方法請求項（Method Claims）並不適用於權利耗盡原則(Doctrine of patent exhaustion)，因為方法請求項要點在於「使用該方法」，與權利耗盡原則適用的客體為「物品專利」不相同，不可比附援引。而且Glass Equip. Dev., Inc. v. Besten, Inc., 52 174 F.3d 1337, 1341 n.1 (Fed. Cir. 1999) 一案中亦指出方法請求項不適用於權利耗盡原則。
2. 契約約束
LG認為在與Intel簽訂的主契約中，已明確載明Intel的告知客戶義務，且Intel亦已履行該義務。所以，廣達應知曉產品為取得LG專利授權的產品，且不可以與非Intel的產品結合。
法院判決簡述
1. 方法請求項適用權利耗盡原則
法院認為LG闡述方法請求項不適用權利耗盡原則是錯誤的，法院引用Ethyl Gasoline Corp. v. United States, 309 U.S. 436 ,446 ,457(1940)以及United States v. Univis Lens Co., 316 U.S. 241(1942)判例，認為專利權人固然可以尋求藉由方法請求項方式規避權利耗盡原則的適用，但若該方法請求項結合到實物產品上時，則仍須遵守權利耗盡原則，不能因此而規避適用。此案LG的方法請求項即是結合到Intel所製造的微處理器或是晶片組中，所以不可排除適用。
2. 結合主要技術特徵的未完成的產品
雖然前段提到法院承認方法請求項應適用的權利耗盡原則，但在何種狀況下方可適用則有進一步闡述。法院引United States v. Univis Lens Co., 316 U.S. 241(1942)判例，認為當產品雖未實施該項專利的所有請求項，但卻實施該專利的主要技術特徵（embodies essential feature）於未完成的產品（uncompleted article）上時，則該未完成的產品的銷售，仍應受到權利耗盡原則的拘束。
LG的專利即屬於前述的狀況，因為Intel乃將LG的主要專利運用到Intel的微處理器與晶片組中，屬於前述的未完成的產品。因此法院認為廣達主張LG的方法請求項已屬於權利耗盡原則適用的範疇，不可再對運用該非完成的產品的客戶主張權利，是合理的。
3. 產品售後限制約定
法院認為雖然在Henry v. A.B. Dick Co., 224 U.S. 1(1912)判例中准許對於產品銷售後的使用做限制約定(Postsale Restrictions)，但後來分別於1913年以及1917年的Bauer & Cie v. O’Donnell, 229 U.S. 1(1913)與Motion Picture Patent Co., v. Universal Film Mfg. Co., 243 U.S. 502, 518(1917)的判決中，明確排除適用該判決。法院認為專利法制訂的目的不是在創造個人利益，而是促進科技與有用技術的發展。因此於判決中重申若物品在單一、未有條件限制下的情況下售出者，必須適用權利耗盡原則。
4. 雙方合約
法院認為LG與Intel簽署的授權合約中，並未對Intel銷售微處理器以及晶片組給客戶的權利加以限制，而是寬廣的准許Intel製造、使用、銷售免除LG主張專利權的產品。而且雙方主契約中對Intel的要求，Intel亦已履行，所以並無違約的行為。另LG認為授權給Intel的權利同時，並未默示授權（Implied License）給使用Intel製造產品的第三人，所以可對廣達主張專利侵權。但法院認為廣達的主張是權利耗盡，不是默示授權，所以否決LG的主張。
判決影響分析
1. 方法請求項撰寫方式恐將無法排除權利耗盡原則的適用
專利權利耗盡原則並非如著作權般由法規明確規定，而是由判例法逐漸中產生。從19世紀中葉開始，美國即開始發展該原則，當時較著名的案例為最高法院1873年的Adams v. Burke, 84 U.S. 17 Wall. 453 (1873)，該案件將該原則定義為：「當所謂有權實施專利的人，例如專利權人、或被授權人等在販賣專利物品後，而有權實施專利的人，已獲得該專利權的對價或報酬，因此不得再對該專利物品，向後續任何人主張專利權被侵害。」
從前述可看出權利耗盡適用的重要條件為：「有權實施專利的人，販售專利產品。」但也僅是限於「產品」。後於United States v. Univis Lens Co., 316 U.S. 241(1942)判例中將「專利物品」的意義擴張成為：雖然產品並未完成運用到專利的所有請求項，但已是實施該專利請求項中的主要技術特徵（embodies essential feature），且僅是運用於完成實施該發明專利的未完成品（uncompleted article）而已。
因此若有權實施該專利的人，販售該專利產品的主要元件，即前述的未完成品，也會觸及權利耗盡的適用。自此，說明書中的方法請求項，若屬於主要技術特徵時，恐將無法規避權利耗盡的適用。
2. 法律屏障弱化，增加合約簽署與條文敘述的困難度
在判決書註腳7的文字中隱藏著合約的基本概念，那就是合約雙方當事人必須遵守合約的義務。本案中的雙方是LG與廣達，卻不是LG與Intel，因為Intel並未違反與LG簽署的合約義務。因此法院認為非訴訟當事人的Intel與LG之間，可以以合約將授權對方的專利予以限制。但此限制僅限於契約雙方當事人，但對於依法應受到保護的第三人則不適用。
促使專利權人尋求保護的方法，惟有從契約條文下手，以約束雙方的權利義務，包括後手製造商，當被授權人違約時，可以以損害賠償彌補損失。但此種方式也隱藏著困擾，就是合約被授權人對於後手的客戶，若有違反自己與對方約定的契約義務時，並不願意承擔該後手的賠償義務。因此，也增加了合約簽署以及條文敘述的困難度。
3. 服務型態的產品適用盲點
雖然於判決中法院認為方法請求項可適用權利耗盡，但仍是處於外觀可見的「產品」型態，而若是無法以固型外觀呈現的「服務型產品」，此時是否排除在外，則尚待日後法院的見解。
因為世界潮流逐漸朝向服務型發展，服務型的專利產品並未具有實體的物品外型，多是方法或流程，在提供第一次服務後，是否即可以引用權利耗盡原則，不得再對後續的服務收取報酬？仍有令人爭議與討論的空間。
結論
此判決固然使以代工為主的台灣廠商鬆一口氣，但也並未完全否定可以以契約方式拘束對方及其下游客戶，於違反契約而導致專利權人被以權利耗盡原則，無法向侵害專利權人主張損害賠償時，轉而可以向被授權人主張違約損害賠償。因此，最終責任的轉嫁勢必由第一手的授權人承接。台灣廠商於產業鏈中所處的地位是否可以排除在此第一手被授權人的責任主體之外，尚待商榷。